Jika Anda melewatkannya, Presiden Trump menandatangani Trademark Modernization Act of 2020 (TMA) menjadi undang-undang pada 27 Desember 2020. TMA, yang mengumpulkan dukungan dua partisan dan termasuk dalam RUU Bantuan Ekonomi COVID-19 , menetapkan hal-hal berikut empat perubahan pada undang-undang merek dagang saat ini:

Ini memformalkan proses untuk mengirimkan bukti terhadap permohonan merek dagang pihak ketiga yang tertunda;
Ini memungkinkan USPTO untuk mempersingkat tenggat waktu respons Tindakan Kantor dari periode enam bulan saat ini menjadi antara dua bulan dan enam bulan;
Ini membuat proses Penghapusan dan Pemeriksaan Ulang ex parte sebagai metode baru untuk mencari pembatalan pendaftaran merek dagang pihak ketiga; dan
Ini mengembalikan anggapan yang dapat dibantah tentang kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi penggugat yang mencari putusan sela ganti rugi dalam kasus pelanggaran merek dagang.
Perubahan ini dapat memengaruhi pemilik merek dalam beberapa cara, beberapa di antaranya dirangkum di bawah ini. Namun, hal penting yang dapat diambil dari perubahan ini adalah bahwa akan segera lebih mudah kehilangan pendaftaran merek karena kurangnya penggunaan merek yang memadai.

Khususnya, Direktur USPTO memiliki waktu satu tahun untuk menetapkan prosedur dan biaya untuk banyak perubahan ini, jadi mungkin perlu waktu sebelum kita mulai melihat dampak TMA.

I. Mengirimkan Bukti Terhadap Aplikasi Pihak Ketiga

USPTO saat ini mengizinkan pihak untuk mengirimkan “Surat Protes” terhadap aplikasi pihak ketiga kapan saja sebelum aplikasi memasuki fase publikasi. Surat Protes memungkinkan suatu pihak untuk menyerahkan bukti kepada USPTO yang mendukung dasar untuk menolak pendaftaran merek yang diminta pihak lain. Saat ini, USPTO tidak memiliki proses formal untuk mengirimkan atau meninjau Surat Protes, yang mengakibatkan proses ini kurang dimanfaatkan.

Untuk meningkatkan proses ini, TMA menugaskan Direktur USPTO dengan menetapkan prosedur formal bagi para pihak untuk menyerahkan bukti yang mendukung penolakan pendaftaran terhadap aplikasi pihak lain. Meskipun kami belum memiliki perincian tentang prosedurnya, TMA mewajibkan Direktur untuk memutuskan apakah Direktur akan mengirimkan bukti yang diserahkan ke Pengacara Pemeriksa aplikasi untuk dipertimbangkan dalam waktu dua bulan setelah menerima pengajuan pihak ketiga. Keputusan Direktur dalam hal ini bersifat final dan tidak dapat ditinjau. Jika Direktur menetapkan bahwa alat bukti harus dijadikan bagian dari catatan permohonan, maka kemungkinan besar Direktur juga akan mengarahkan Pengacara Pemeriksa untuk meninjau bukti tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses pemeriksaan.

Hal yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik Merek : Anda dapat menggunakan proses ini untuk mencoba campur tangan dalam aplikasi pihak ketiga untuk merek dagang yang mungkin bertentangan dengan merek Anda, atau yang menurut Anda harus ditolak pendaftarannya, dengan meminta USPTO untuk mempertimbangkan bukti yang mungkin tidak ada dalam catatan ujian. Tentu saja, proses ini dapat merugikan pemilik merek karena mempersulit pengamanan pendaftaran merek dagang. Untuk membantu memaksimalkan proses baru ini, pemilik merek harus mempertimbangkan untuk menyiapkan layanan jam tangan merek dagang yang memperingatkan pemilik merek untuk aplikasi tertunda untuk merek yang mungkin bertentangan dengan merek pemilik merek. Pemilik merek juga harus mempertimbangkan segala kemungkinan konsekuensi negatif sebelum mengirimkan bukti apa pun yang menentang aplikasi pihak lain.

II. Periode Respons Tindakan Kantor yang Fleksibel

Berdasarkan praktik USPTO saat ini, pelamar harus menanggapi Tindakan Office yang dikeluarkan dalam waktu enam bulan sejak tanggal penerbitan untuk menghindari pengabaian aplikasi. Banyak masalah yang diangkat dalam Tindakan Office dapat diselesaikan dengan cukup cepat, sehingga TMA memungkinkan USPTO untuk menetapkan tenggat waktu tanggapan yang lebih pendek (antara dua bulan dan enam bulan dari tanggal penerbitan tindakan kantor). Jika USPTO mengeluarkan Tindakan Kantor dengan tenggat waktu tanggapan yang kurang dari enam bulan sejak tanggal penerbitan, pemohon dapat memperpanjang batas waktu tanggapan.

Hal yang Dapat Dilakukan untuk Pemilik Merek : Perhatikan tenggat waktu respons jika Anda menerima Tindakan Office untuk aplikasi merek dagang Anda, karena kami mungkin mulai melihat periode respons yang jauh lebih pendek daripada periode enam bulan yang biasa digunakan oleh pemilik merek.

AKU AKU AKU. Ex Parte Penghapusan dan Proses Pemeriksaan Ulang

USPTO saat ini mengizinkan proses Pembatalan antar partes terhadap pendaftaran merek dagang, yang dilakukan sebelum Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). Ada sejumlah alasan di mana seseorang dapat mengajukan petisi untuk membatalkan pendaftaran pihak ketiga, termasuk pengabaian pemilik pendaftaran atau kurangnya penggunaan merek terdaftar dalam perdagangan antarnegara. Proses pembatalan mirip dengan proses pengadilan di mana kedua belah pihak (pemohon dan pemilik pendaftaran) terlibat dalam proses persidangan dan mencoba untuk membuktikan kasus mereka ke TTAB.

TMA membuat proses Penghapusan dan Pemeriksaan Ulang ex parte baru , yang juga dapat digunakan untuk meminta pembatalan pendaftaran berdasarkan kurangnya penggunaan merek oleh pemilik dalam perdagangan. Proses ini kontras dengan proses Pembatalan yang ada dimana pihak yang mengajukan petisi tidak akan terlibat dalam proses setelah mengajukan petisi kepada Direktur USPTO yang meminta Direktur untuk memulai salah satu dari proses ini. Juga, berbeda dengan proses Pembatalan yang ada, Direktur USPTO dapat memulai proses Penghapusan atau Pemeriksaan Ulang atas inisiatifnya sendiri.

Prosedur yang diterapkan oleh USPTO dalam Penghapusan dan Pemeriksaan Ulang diharapkan serupa, tetapi waktu di mana suatu pihak dapat memulai setiap proses akan berbeda. Proses Penghapusan dapat dimulai terhadap pendaftaran kapan saja antara tahun ketiga dan kesepuluh setelah tanggal pendaftaran. Pengecualian terhadap aturan ini adalah bahwa, dalam tiga tahun pertama sejak berlakunya TMA, proses Penghapusan dapat dimulai terhadap pendaftaran kapan saja setelah tahun ketiga setelah tanggal pendaftaran, bahkan setelah tahun kesepuluh setelah tanggal pendaftaran.

Sebaliknya, Proses Pemeriksaan Ulang dapat dimulai terhadap pendaftaran kapan saja sebelum tahun kelima setelah tanggal pendaftaran untuk setiap pendaftaran berdasarkan penggunaan dalam perdagangan (di bawah Undang-Undang Lanham Bagian 1 (a)), tetapi tidak bertentangan dengan pendaftaran yang didasarkan pada pendaftaran asing (di bawah Lanham Act Bagian 44 (e)) atau yang didasarkan pada perpanjangan perlindungan Pendaftaran Internasional (di bawah Lanham Act Bagian 66 (a)).

Untuk kedua proses ini, keputusan USPTO untuk membatalkan pendaftaran dapat diajukan banding, dan proses ini dapat dimulai terhadap pendaftaran yang terdaftar sebelum atau setelah berlakunya TMA.

Takeaway untuk Pemilik Merek : Pastikan bahwa Anda benar-benar menyediakan semua barang dan jasa yang tercantum dalam pengajuan merek dagang Anda, atau berisiko kehilangan sebagian atau seluruh pendaftaran karena kurangnya penggunaan dalam perdagangan.

IV. Anggapan yang Dapat Dibantah tentang Kerugian yang Tidak Dapat Dipulihkan bagi Penggugat Pelanggaran Merek Dagang

Agar penggugat pelanggaran merek dagang mendapatkan perintah pengadilan yang diperintahkan pengadilan terhadap tergugat untuk menghentikan tergugat dari terus menggunakan merek yang disengketakan, penggugat harus membuktikan beberapa elemen, termasuk bahwa penggugat akan dirugikan secara tidak dapat diperbaiki tanpa perintah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan sirkuit federal di Amerika Serikat telah terpecah mengenai apakah elemen kerusakan yang tidak dapat diperbaiki harus dianggap dalam kasus pelanggaran merek dagang di mana pengadilan telah menemukan salah satu pelanggaran (dalam kasus perintah permanen) atau bahwa penggugat kemungkinan besar agar berhasil berdasarkan klaim pelanggarannya (dalam kasus keputusan pengadilan awal).

TMA menyelesaikan pemisahan ini dengan mengkodifikasi ke dalam undang-undang bahwa penggugat pelanggaran merek dagang berhak atas praduga yang dapat dibantah tentang kerugian yang tidak dapat diperbaiki tanpa perintah atas temuan pelanggaran merek dagang atau kemungkinan keberhasilan berdasarkan manfaatnya, tergantung pada apakah penggugat mencari yang permanen atau perintah pendahuluan.

Hal yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik Merek : Terlepas dari tempatnya, pemilik pendaftaran merek dagang sekarang akan memiliki anggapan yang menguntungkan tentang kerugian yang tidak dapat diperbaiki tanpa perintah pengadilan jika berhasil atau mungkin berhasil dalam membuktikan bahwa tergugat telah melanggar hak merek dagang pemilik pendaftaran merek dagang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *